23 - Le contrat de licence

Dans le cours de la vie d'un brevet, plusieurs évènements peuvent se produire : sa naissance, les maladies ou accidents ou évènements, heureux ou malheureux, qui peuvent l'affecter tels que décès prématuré pour diverses raisons : par exemple le titulaire (personne physique ou personne morale) a abandonné la procédure, oublié de payer les taxes et annuités, subi des antériorités destructrices de nouveauté ou d'activité invdentive, des attaques en nullité partielle ou totale,des attaques en contrefaçon ou en concurrence déloyale, mais aussi bénéficié d'heureux évènements lorsque le titulaire commence à recevoir la juste rétribution de ses efforts, soit par l'exploitation personnelle de son brevet, soit par la conclusion d'un ou plusieurs contrats de licence qui lui assureront, on peut l'espérer, des bénéfices matériels et aussi moraux.

La conclusion d'un (ou plusieurs) contrat(s) de licence est certainement l'acte le plus important dans la vie d'un brevet, il suffirait de dénombrer (si c'était possible !) le nombre d'ouvrages, de thèses de doctorat, de cours magistraux, de conférences etc. qui ont envahi les rayons des bibliothèques. Dans ce chapitre, nous nous limiterons aux grands principes et à quelques exemples, et c'est avec beaucoup de modestie que nous abordons ce sujet un peu...mythique.

Les droits de propriété intellectuelle étant des "droits réels", ils peuvent faire l'objet de contrats basés sur les principes du droit des obligations (1), ce qui autorise la conclusion de contrats de licence portant aussi bien sur des brevets que sur des marques, des dessins et modèles, des droits d'auteurs, pour ne citer que les principaux. Nous nous limiterons, dans cet exposé sommaire, aux contrats de licence de brevets, qui sont de façon générale, les plus complexes, aussi bien à rédiger qu'à mettre en oeuvre.

Selon l'article L.613-8 du Code de la P.I. :

"Les droits attachés à un brevet ou à une demande de brevet sont transmissibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non-exclusive" (....) "Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas sont constatés par écrit, à peine de nullité". Mais on considère toutefois que c'est une nullité relative qui est encourue en cas de manquement à la formalité.

La deuxième obligation inscrite dans l'article L.613-9 du CPI est l'accomplissement de formalités de publicité légale : "tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à l brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle."

La transmission des droits peut s'effectuer sous forme d'une VENTE (cession du brevet ou de la demande de brevet), d'un "LOUAGE" (contrat de licence sur le brevet ou demande de brevet), d'un APPORT en SOCIÉTÉ, (ou par héritage, donation, etc.). Le contrat de licence appartient à la catégorie juridique des "contrats de louage" (notamment articles 1708 et suiv. du Code Civil).

Le CONTRAT de LICENCE peut porter sur un ou plusieurs brevets ou demandes de brevets, seuls ou avec le savoir-faire et éventuellement une assistance technique pour faciliter la mise en oeuvre de l'invention par le licencié.

Il peut aussi porter sur du SAVOIR-FAIRE seul, mais on utilise plutot l'expression, de COMMUNICATION de SAVOIR-FAIRE, car le terme de "licence" s'applique plutôt à une licence de brevet. .

LANGUE du CONTRAT : Lorsqu'un contrat de licence est conclu entre deux partenaires qui ne partagent pas la même langue, il est de pratique courante qu'un unique texte de contrat soit rédigé, soit dans la langue du cédant, soit dans la langue du preneur, soit - et c'est généralement la meilleure solution - c'est l'anglais qui sert de référence. Encore faut-il distinguer l'anglais de Grande-Bretagne et l'anglais des Etats-Unis d'Amérique. Bon nombre de termes peuvent prêter à confusion. Même un contrat entre la France et le Québec devra faire l'objet d'une rédaction soit en français de France, soit en français "québecois" qui recèle bon nombre de pièges et d'expression utilisées dans des sens quelque peu différents.

CONTENU et SCHÉMA d'UN CONTRAT de LICENCE de BREVET(s).

Le CONTRAT de LICENCE peut être EXCLUSIF (donc consenti à UN SEUL licencié) ou NON-EXCLUSIF (plusieurs licenciés possibles).

Le LICENCIÉ peut être autorisé - ou non - à SOUS-LICENCIER (2). Ce point est souvent à la base de litiges, car il n'est pas toujours facile de distinguer la sous-licence de la simple coopération technique avec le licencié.

Le CÉDANT (le titulaire du brevet) peut se réserver le droit de continuer à exploiter son invention, ou il peut y renoncer. Là encore, les options devront être clairement exposées par une clause du contrat

Pour être OPPOSABLE aux tiers, un contrat de licence doit faire l'objet d'une inscription au Registre National des Brevets (Voir I.N.P.I. et R.N.B. )

De façon habituelle, un contrat de licence comporte:

Un PRÉAMBULE : c'est une sorte d'exposé des motifs, c'est-à-dire du type et du niveau de coopération qui va s'établir entre le CÉDANT (le titulaire du brevet) et le CESSIONNAIRE (le licencié),

La désignation des PARTIES en présence (identification complète du cédant et du cessionnaire), Seul le responsable de l'entreprise doit être autorisé à signer les documents contractuels et à garantir leur confidentialité.

L'OBJET précis du contrat (le ou les numéros des brevets ou demandes de brevets en cours pour les pays concernés). Il y aura lieu, le cas échéant, de bien distinguer les brevets définitivement délivrés, ou encore en cours d'examen, ou en cours de procédures d'opposition ou autres, qui influer sur la validité du contrat proprement dit.

La description aussi complète que possible du SAVOIR-FAIRE attaché aux brevets, Ce savoir-faire doit être l'objet d'une protection particulière pour qu'il ne soit pas divulgué à des personnes autres que celles qui sont désignées dans le contrat. C'est souvent difficile de transmettre le savoir-faire au sous-licencié sans le révéler à des tiers non-autorisés.

La DURÉE (limitée ou pendant toute la durée de vie du ou des brevets). Il peut arriver que le brevet soit annulé par décision de justice alors que le contrat a déjà été conclu : dans ce cas, le contrat devient nul de droit, par défaut d'objet.

Le TERRITOIRE sur lequel la licence est concédée (un ou plusieurs pays ou groupe de pays, par exemple brevet européen ou P.C.T.),

Le PRIX (versement "cash" et/ou "royalties" (redevances), et base de calcul de ces redevances. Ces bases de calcul peuvent être très diverses : somme fixe (rarement) ou pourcentages sur le chiffre d'affaire, sur les bénéfices, sur le volume de production, avec, le cas échéant, des barêmes progressifs ou dégressifs. Des clauses de révisions peuvent être introduites à l'origine pour éviter des litiges ultérieurs.

En ce qui concerne l'EXÉCUTION du contrat, il y a lieu de définir :

les OBLIGATIONS du CÉDANT : obligation de fournir les informations promises, les perfectionnements ultérieurs, et une assistance technique éventuelle. Le cédant peut toutefois s'exonérer de cette obligation par une clause particulière, ce qui revient à dire au cessionnaire "débrouillez-vous tout seul". C'est ce qu'on appelle familièrement une "licence sèche". Ces situations sont assez rares, mais à une certaine époque de grandes sociétés (I.B.M. par exemple), concluaient des "contrats de licence" ne contenant aucune autre informations techniques que celles qui étaient contenues dans le texte les dessins et les revendication du ou des brevets en cause.

Il peut arriver que le titulaire du brevet oublie de payer les annuités, ce qui va entraîner l'expiration du brevet donc la nullité du contrat, ou que des changements tels que fusion ou regroupement ou séparation d'entreprises dans lesquels le payement des annuités est "passé à la trappe" , ce qui va poser de sérieux problèmes.

les OBLIGATIONS du LICENCIÉ : eles sont, de façon habituelle :
- une exploitation "sérieuse et effective", du ou des brevets concernés.
- le paiement régulier des redevances,
- la communication des perfectionnements, si elle est prévue au contrat (c'est souvent un sujet de litige)
- l'autorisation (ou non) de SOUS-LICENCIER, avec toutes les précautions prévues pour la sauvegarde du savoir-faire
- le règlement des litiges éventuels, prévus par au moins une clause d'ARBITRAGE, pour éviter un contentieux.

Les SANCTIONS éventuelles peuvent être appliquées par voie judiciaire, du fait de la négligence du licencié : perte de l'exclusivité, nullité du contrat, demande de dommages et intérêts, etc.

Il peut arriver que le licencié ne fase pas preuve d'un zèle excessif ou ne parvienne pas à prduire, en qualité et/ou en quantité les produits faisant l'objet du contrat. Le breveté peut, à la rigueur, apporter une aide momentanée au licencié "embarassé", mais c'est une situation peu confortable, d'autant plus que les redevances que le breveté compte en tirer vont s'amenuiser. Cette situation finira par provoquer la rupture du contrat, soit à l'amiable, soit par une procédure judiciaire.

Parmi les différents problèmes qui peuvent surgir pendant la durée du contrat, des incidents -certes peu fréquents- peuvent provoquer une situation de crise. L'une d'elle est la suivante : le brevet accordé en licence a bien été déposé et accordé, mais il peut faire, après un assez long délai, l'objet d'un recours en annulation par un tiers, se terminant par la nullité du brevet, avec une décision passée en force de chose jugée. Dans un tel cas, le licencié se trouvera dégagé de toute obligation.

Il faut toujours prévoir la FIN du CONTRAT, soit qu'elle arrive à son échéance normale, soit que les deux parties se mettent d'accord pour mettre fin au contrat soit par résiliation anticipée, soit par prolongation d'une durée prédéterminée, mais aussi par décision judiciaire si les principales clauses du contrat n'ont pas été respectées jusqu'à l'échéance.

Qu'en est-il des EFFETS du contrat au-delà de la date d'EXPIRATION : le licencié pourra-t-il utiliser librement le SAVOIR-FAIRE reçu ? Sur quels éléments sera-t-il encore tenu au secret et jusqu'à quand ? Pourra-t-il librement écouler ses stocks de produits fabriqués ?...etc.

Il existe des aide-mémoires et des "check lists" pour éviter des omissions importantes dans la rédaction des contrats. Exemples : contrat-type d'ORGALIME ou du L.E.S., Licensing Executive Society. Voir également la Bibliographie (chapitre 53).

Parmi les pièges classiques des contrats de licence, les plus fréquents sont ceux qui concernent des brevets dont la validité technique et juridique est nulle ou dont les annuités n'ont pas été payées, ou dont les sociétés titualires ont subi de graves perturbations : telles que fusions, séparation, dissolutions, etc.

- CONTRATS de LICENCE OBLIGATOIRE et de LICENCE d'OFFICE

Toute personne peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet ou de quatre ans après le dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet si le propriétaire du brevet n'a pas commencé à exploiter l'invention objet du brevet, ou n' a pas commercialisé le produit objet du brevet "en quantité suffisante" pour satisfaire aux besoins du marché français. (Art. 613-11 du CPI).

L'Etat peut également obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la santé publique ou de la défense nationale, une licence pour l'exploitation d'une invention objet d'un brevet ou d'une demande de brevet.(Art. 613-19 du CPI).

Dans l'un et l'autre cas, le taux des redevances est fixé par le Ministère concerné ; à défaut d'accord amiable, il appartient au tribunal de grande instance d'en fixer le montant.

- CONTRATS de LICENCE et TRAITÉ de ROME du 25 mars 1957.

Les articles 81 et 82 du traité de ROME du 25 mars 1957 instituant la C.E.E (anciennement art. 85 et 86) interdisent tous accords et pratiques concertées entre des entreprises, susceptibles de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ou d'exploiter de façon abusive une position dominante.

De ce fait, les contrats de licence qui risquent de tomber sous le coup de ces interdictions doivent être "notifiés" à la Commission de BRUXELLES de la CEE qui est habilitée à en faire modifier ou supprimer des clauses illicites. Les entreprises qui enfreignent ces dispositions peuvent être frappées d'amende allant jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires annuel (H.T.).

Conformément aux récents règlements de la Commission de Bruxelles : 2659/2000 (du 29 novembre 2000), concernant les accords de recherche et de développement en commun, aux règlements 772/2004 (du 27 avril 2004) concernant les contrats de licence de brevet, de savoir-faire, de droits d'auteurs sur les logiciels, ces opérations peuvent désormais faire l'objet d'une exemption de notification (prévue par l'article 81 §3 du Traité de ROME), si leurs clauses et leur esprit sont conformes aux directives de ce règlement. (Voir le chapitre 33 : les transferts de technologie).

AUTRES TYPES de CONTRATS de LICENCE.

Nous signalons au passage d'autres types de contrats de licence, qui s'applquent aux autres droits de propriété industrielle, notamment : licences de marques, de franchise, de dessins, de modèles, d'espèces végétales, de semi-conducteurs,etc., et qui relèvent des mêmes principes.
On évoque parfois des contrats de "licence de savoir-faire", mais, en toute rigueur, comme on l'a indiqué plus haut, ce terme est incorrect, car il ne porte pas sur un "droit privatif" mais sur un ensemble de connaissances relevant plutôt du secret de fabrique ou de l'assistance technique en annexe d'un ou plusieurs brevets.

(1) Droit des obligations: Le Code civiI définit le contrat de façon générale dans son article 1101 : "Une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obIigent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose." Le contrat est donc une convention génératrice d'obligation. Les articles 1134 et 1135 du code civil sont un peu plus précis : "Les conventions légalement formées tienent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi". et "Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature".
Quant au contrat de licence proprement dit, les juristes l'assimilent en général à un contrat de louage tel qu'il est défini par l'article 1709 du Code civil : "Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer". C'est sur ces bases que sont construits les contrats de licence des droits de propriété intellectuelle.

(2) Sous-licencier : Le licencié peut être autorisé (ou non) à sous-traiter tout ou partie de sa production en concluant, avec un sous-traitant ou autre partenaire, un contrat de sous-licence.

Un bon conseil ?
Il sera bref : à moins que vous ne soyez un juriste chevronné, spécialiste des contrats et accords techniques, ou un vrai surdoué, ne vous lancez pas dans la rédaction et la négociation d'un contrat de licence : vous allez droit à la catastrophe. Il n'y a pas de honte à faire appel à de vrais professionnels. N'oubliez pas : un contrat vous lie avec un partenaire pendant une durée qui peut aller jusqu'à 15 ou 20 ans. Entre temps, pas mal d'eau aura passé sous les ponts....  

Le : "L.E.S. Llicensing Executive Society est une association Loi 1901 regroupant des personnes physiques (industriels, chercheurs, conseils, avocats, universitaires, consultants,...) qui sont engagées, d'une façon ou d'une autre, à titre professionnel dans des opérations de licensing ou de transfert de technologie. Elle compte actuellement environ 300 membres et continue de croître. Hors de France, des organisations du même type fonctionnent dans la plupart des pays industrialisés. On peut aller soit sur le site international LESI, soit sur le site du LRS France : LES-FRANCE

L'organisme NET-IRIS propose des modèles de contrats pour professionnels (Contrat-Expert), sur le site : CONTRAT EXPERT .

Rappels pour mémoire : INPI = Institut National de la Propriété Industrielle, RNB = Registre National des Brevets