Que peut-on breveter ?

Chaque pays définit dans ses lois sur la propriété industrielle les différentes CATÉGORIES d'INVENTIONS pouvant (ou non) faire l'objet d'une demande de brevet. En pratique, on pourrait se limiter à deux catégories : les produits et les procédés. Mais, dans l'évolution historique des systèmes de brevets, la loi, la jurisprudence et la pratique ont proposé et mis en pratique des sortes d'hybrides que sont les "dispositifs", les "applications", les "moyens", les combinaisons", les "résultats", les "substances" et autres subtilités.

La loi française du 5 juillet 1844 considérait comme brevetable : les PRODUITS NOUVEAUX, les PROCÉDÉS NOUVEAUX et les APPLICATIONS NOUVELLES d'un procédé connu.

La loi du 2 janvier 1968 avait ajouté la COMBINAISON de MOYENS. Puis la loi du 13 juillet 1978 a supprimé toute référence aux " catégories d'inventions " et se contente d'énumérer ce qui ne peut pas faire l'objet d'un brevet : les découvertes, les créations esthétiques, les plans, principes et méthodes en matière de jeu ou d'économie, les programmes d'ordinateurs, les races animales. Le Code de la P.I. a maintenu cette position (Voir art. L. 611-1 et 611-10), mais, entre temps, les programmes d'ordinateurs ont accédé à la brevetabilité, avec des conditions de moins en moins restrictives.

Et voici qu'une nouvelle étape est franchie : les biologistes, ou plutôt les "généticiens" voudraient bien, eux aussi, accéder à la brevetabilité de "certains éléments" proches de ce qu'il faut bien appeler la vie et plus précisément l'être humain...Dans un tout autre domaine, et plus récemment encore, on parle, outre-Atlantique, des "business methods" (1) ....

Mais, au delà de ces subtilités de classification, il est important de définir clairement la catégorie de l'invention, car la structure et l'étendue des revendications peuvent en dépendre dans une large mesure.

Le PRODUIT est défini comme un objet matériel caractérisé par :

sa COMPOSITION, c'est-à-dire les "éléments" chimiques, ou mécaniques ou électriques qui le constituent,
sa STRUCTURE, c'est-à-dire la façon dont ces éléments sont agencés, reliés entre eux,
sa FORME, (cas d'une came, d'une clé, d'une aile d'avion, etc..)
ses EFFETS (effet thérapeutique pour un médicament) ou PROPRIÉTÉS.

Un PRODUIT doit, de préférence, être revendiqué en termes STATIQUES et STRUCTURELS.

Les PRODUITS (chimiques, pharmaceutiques ou autres) sont exclus de la brevetabilité dans certains pays. C'est à vérifier avant tout dépôt de brevet.

Un DISPOSITIF peut parfois être revendiqué par la structure des différents MOYENS qui le constituent. (sans faire référence à leur fonctionnement).

Le PROCÉDÉ est un "agent d'obtention" conduisant à un résultat matériel. C'est donc une recette, un processus opératoire, une succession de phases ("steps"), un traitement (thermique, mécanique), une transformation.

Un PROCÉDÉ doit être revendiqués en termes FONCTIONNELS, DYNAMIQUES. Il peut aussi être revendiqué en termes de MOYENS ("means for", aux USA.)

Le MOYEN est souvent considéré comme un procédé ou un élément de procédé; exemple : un procédé de traitement thermique est un moyen pour conférer certaines propriétés à un métal ou alliage métallique.

Un RÉSULTAT n'est pas brevetable en tant que tel. On ne peut que revendiquer les MOYENS conduisant à ce résultat. Cette opinion a parfois été contestée, mais nous la laisserons de côté sans inconvénient.

Le PRODUIT obtenu par un procédé est, en France et en brevet européen, couvert par le brevet de procédé, mais aux USA, une revendication spéciale "product by process" est nécessaire.

La COMBINAISON de MOYENS est brevetable si l'effet procuré est très supérieur très différent ou d'une toute autre nature que la somme des effets de chaque moyen pris séparément. (Il y a "coopération" entre les moyens).

A contrario, la JUXTAPOSITION de moyens n'est pas brevetable.

La SÉLECTION peut être brevetable si elle présente un caractère de non-évidence Dans un intervalle large connu de façon générale, si l'on peut faire apparaître une propriété INATTENDUE ou SURPRENANTE (par sa nature ou son ampleur) dans un domaine étroit, cette sélection peut être brevetable, mais le plus souvent elle sera dépendante du brevet qui couvrirait l'intervalle "large".

Le PERFECTIONNEMENT peut également être brevetable s'il présente une activité inventive par rapport à l'invention de base, avec le même risque de dépendance (donc, de contrefaçon potentielle ) que dans le cas de la sélection.

2°- Les BREVETS de MÉDICAMENTS

Dans le passé, en France tout au moins, les médicaments n'étaient pas brevetables. Compte-tenu du développement rapide de l'industrie pharmaceutique dans les années qui suivirent la seconde guerre mondiale,, notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Suisse, les impératifs de santé publique et les enjeux économiques prirent une telle ampleur qu'il fallut traiter les produits pharmaceutiques (et dans certains cas, les produits chimiques) comme une catégorie particulière d'objets brevetables. En France, une ordonnance de 1959 avait créé un titre spécial : le BSM, brevet spécial de médicament. Mais, lors de la réforme de la loi sur les brevets du 2 janvier 1968, les "brevets de médicaments" furent intégrés dans le droit commun, tout en leur réservant quelques dispositions particulières, toujours dans le souci de préservation de la santé publique, et aussi des intérêts financiers des grands groupes chimiques dont les investissements sont gigantesques : la mise sur le marché d'un médicament peut demander de cinq à dix ans de travaux et plusieurs centaines de millions d'Euros ou de dollars, sachant que moins d'une molécule étudiée sur dix-mille peut conduire à un produit commercialisable.

Le Code de la Propriété Industrielle (CPI), ainsi d'ailleurs que la Convention de Munich sur le brevet européen, prescrivent que la description de l'invention de médicament implique l'indication des propriétés pharmacologiques et d'une ou plusieurs applications thérapeutiques. Il demeure toujours un doute sur la brevetabilité de la seconde application thérapeutique. Cette exclusion pourrait s'expliquer par le fait que la deuxième application était déjà contenue dans les propriétés de la première. Mais plusieurs décisions de l'O.E.B. et de la Cour d'Appel de Paris ont été prononcées dans le sens d'une brevetabilité de la seconde application.

La durée de vie du brevet de médicament avait été normalement fixée par le droit commun à vingt ans, mais compte-tenu d'une part du coût (souvent énorme : des dizaine ou centaines de millions d'Euros...) de la durée de mise au point et des innombrables essais thérapeutiques en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché (A.M.M.), et d'autre part du trop court délai entre le moment où le brevet commence à être exploité et sa date d'expiration (délai qui peut être souvent réduit de 5 à 10 ans), lé législateur a créé, par l'article L.611-2 du CPI, un "Certificat complémentaire de protection", (CCP), pour un brevet de médicament auquel il se rattache, pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de l'autorisation de mise sur le marché.

Les CCP déposés avant le 1er janvier 1993 sont sous le régime de la loi française ; depuis cette date, c'est le règlement communautaire du 18 juin 1992 qui s'applique.

Les statistiques de l'INPI indiquent le dépôt d'une cinquantaine de CCP ou cours de chacune des années 1993 à 2001. Une disposition analogue prévoit le dépôt de CCP pour des produits phytosanitaires depuis 1997.

3°- Les BREVETS de MÉDICAMENTS et le "guerre" des GÉNÉRIQUES.

Bien que nous nous soyons quelque peu éloignés des problèmes de brevetabilité des médicaments, nous avons voulu faire une exception pour publier deux informations concernant d'une part une décision très intéressante concernant le Lexomil* , d'autre part d'un complément d'information concernant le Mopral*. Ce dernier complément d'information souligne l'importance stratégique de la protection des molécules qui vont tomber dans le domaine public, de plus en plus on s'aperçoit que les laboratoires pharmaceutiques devant le manque de " Nouvelles Entités Moléculaires " développent des énantiomères simples à partir de racémiques (déjà commercialisés !).
Cela fait l'objet d'un contentieux très important (Laboratoire Sanofi Synthélabo contre Dr Reddy's Laboratories et Apotex) concernant le Plavix*, et dont la décision du Juge Robert Sweet de New York est très attendue par les Conseillers et Avocats en PI du secteur pharmaceutique, d'une part le LEXOMIL et d'autre part le MOPRAL.

Ces informations nous ont été communiquées le 22 avril 2004 par Patrick Ohana, Interne et juriste au Service Central de la Pharmacie et du Médicament (SCPM), 13005 Marseille, tél : 04 91 38 23 37. Hôpital de la Conception, Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM), que nous remercions pour ses deux intéressantes communications.

Cas du LEXOMIL

Le laboratoire pharmaceutique Roche, commercialisant le bromazépam (Lexomil), ne possède plus de brevet pour cette molécule, cependant le groupe a déposé la forme quadrisécable à titre de " marque " (notion juridique en droit de la propriété intellectuelle). A ce titre, le groupe Roche assigne la société Irex en contrefaçon pour avoir mis sur le marché un générique de bromazepam possédant la même forme que le comprimé quadrisécable de Lexomilâ. La société Irex a reconventionnellement poursuivi l'annulation de la marque soutenant que la forme du médicament était dictée par une fonction technique. La Cour d'Appel a rejeté cette demande reconventionnelle, de la société Irex, au motif que d'autres anxiolytiques existaient sous des formes, tailles et couleurs différentes.
Après un pourvoi en cassation de la société Irex, la Cour de Cassation le 21 janvier 2004 a annulé la décision de la Cour d'Appel pour manque de base légale. Selon la Cour de Cassation, les juges du fond (de la Cour d'Appel) auraient du rechercher " si la forme constituant la marque contestée n'était attribuable qu'au résultat technique recherché, peu important l'existence d'autres formes propres à l'obtention du même résultat ".
Par conséquent, si la forme d'un médicament bénéficie d'une marque, mais que la molécule de ce médicament n'est plus protégée par un brevet, tout tiers fabriquant de générique peut commercialiser un générique possédant la même forme que ce médicament dès lors que cette forme est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique souhaité. Donc, le résultat technique souhaité d'un médicament l'emporte sur la marque protégeant la forme de ce médicament.
(Cour de Cassation 21/01/2004. Laboratoire Roche contre Irex).

Cas du MOPRAL

Le mercredi 14 avril 2004, à minuit, le brevet de l'oméprazole (Mopralâ) a expiré. Il avait coûté à la sécurité sociale 450 millions d'Euros en 2002. Le lendemain, le générique de l'oméprazole se substitue au médicament princeps du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca. Mais le 3 février 1998 AstraZeneca a annoncé avoir reçu un brevet pour le perprazole (dénommé esoméprazole en France) qui est l'énantiomère S de l'Oméprazole. Ce brevet (US Patent 5 714 504) protège le processus de fabrication du perprazole. Ce brevet ne se réfère pas explicitement au perprazole, cependant c'est l'inversion chirale de l'oméprazole en perprazole qui constitue un rôle dans la stratégie de défense contre les génériques.
Rappelons que le 8 octobre 1998, le laboratoire AstraZeneca a présenté des résultats préliminaires, concernant l'esoméprazole, favorables pour le traitement du reflux gastro-œsophagien avec un effet clinique supérieur à celui de l'oméprazole. De plus l'esoméprazole est présenté comme efficace contre les maladies dues aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Aujourd'hui l'esoméprazole est commercialisé sous le nom d'Inexium.

4°- Les NOUVEAUX OBJETS BREVETABLES

Vers la fin des des années '60, les progrès de la technique ont ouvert de nouveaux "espaces de brevetabilité" ; nous en citons quatre, qui sont loin d'épuiser le sujet :

1°- Dans un premier groupe, on intègre ce qu'il est convenu d'appeler les N.T.I.C, Nouvelles Technologies de l'information et de la communication. dont l'informatique en général et les logiciels en particulier, (que la loi française de 1968 avait tout d'abord expressément exclus de la brevetabilité), ne constituent qu'un sous-ensemble.

2°- Les inventions dans le domaine des biotechnologies, humaines, animales et végétales, et notamment tout ce qui concerne la génétique, et plus précisément le "génie génétique", avec, en arrière-plan, le débat concernant la "brevetabilité du vivant", mais aussi l'apparition de dispositifs nouveaux intégrant des cellules vivantes (neurones, par ex.) et des éléments semi-conducteurs pouvant constituer des ordinateurs biologiques ;

3°- Les progrès fantastiques dans le domaine des nano-technologies vont constituer une nouvelle classe de produits et de méthodes, faisant appel à des structures atomiques ou moléculaires telles que les "nanotubes" en carbone, ou les nano-moteurs, (qui iront, par exemple, désintégrer les caillots sanguins dans les artères bouchées). Il est probable que ces "nanostructures", qui se situent entre la physique classique, déterministe et la physique quantique, non déterministe, généreront dans un proche avenir, des dispositifs que notre esprit aura quelques difficultés à concevoir et, à fortiori, à breveter !

4°- Tout récemment sont apparues les business methods , en provenance des États-Unis, et qu'il faudrait traduire par "méthodes d'affaires" ou "méthodes pour faire des affaires", qui, pour le moment, restent, en France, exclues de la brevetabilité selon l'article 611-10 §2c du Code de la Propriété intellectuelle : "...les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles [....], dans le domaine des activités économiques".

Sur le plan des principes, on peut penser que les critères de brevetabilité actuels continueront à s'appliquer de façon plus ou moins strictes à ces nouveaux objets, produits ou méthodes, mais le travail des examinateurs risque de devenir plus difficile - notamment dans les domaines de la génétique végétale, animale ou humaine, ainsi que celui des juges chargés de trancher les litiges en matière de contrefaçon. Restera l'épineux problème de la bioéthique et de l'appropriation du vivant. Voir Brevets et biotechnologies

P.S.- Bref retour vers les U.S.A.

Des décisions récentes de l'Office des Brevets des États-Unis (USPTO) semblent montrer que "l'espace de brevetabilité" est en train de subir un élargissement assez surprenant. C'est déjà le cas des "business methods"(1), mais cela semble aller plus loin. Certains spécialistes du droit des brevets estiment que tout ce qui est "new and useful" (nouveau et utile) serait brevetable sans tenir compte des catégories d'invention, qui n'apparaîssent d'ailleurs qu'à titre secondaire dans le premier article de la loi (ci-dessous). Il y a peut-être une part d'exagération, mais, sait-on jamais....La jurisprudence, contrairement à la plupart des pays, est la source quasi exclusive du droit américain, alors que les autres se basent sur un mélange à proportions variables de la doctrine, de la coutume et de la jurisprudence. Il sera intéressant de suivre cette évolution.

Section 101 of the US Patent Act : Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvements therof, may obtain a patent, subject to the conditions and requirements of this title.

Pour plus de détails, voir par exemple les sites : Patent requirements ou Gigalow et si nécessaire l'Office des brevets : U.S. Patents and Trademark Office : http://www.uspto.gov

(1) business methods : Ce concept arrive tout droit de l'Office des Brevets des USA, où il a pris sa place le 29 mars 2000 dans la classe 705. L'Office en a justifié l'existence par un précédent daté du 19 Mars 1799...et de quelques autres remontant au 19° siècle...Il semblerait que ce soit le développement de "l'e-business" qui ait inspiré les inventeurs, le "one-click" d'Amazon.com en étant un bon exemple. Le nombre de demandes de brevets de ce type, à l'heure actuelle doit avoir franchi le cap des 10 000. Affaire à suivre.
Source : "USPTO White paper" (*), Automated Financial or Management Data Processing Methods (Business Methods). 5 pages plus annexes. A lire sur le site USPTO.GOV de l'Office des Brevets des USA.
(*) : livre blanc.